Al hablar de los activos de las sociedades mercantiles hacemos referencia a todos aquellos bienes, recursos, derechos y valores que son propiedad de una empresa.
Partiendo de la definición dada, podrían llevarse a cabo diferentes clasificaciones en función de su convertibilidad (donde encontraríamos los activos corrientes y fijos o no corrientes), su uso (coexistiendo los activos operativos y los no operativos), o su existencia física. Dentro de esta última distribución distinguimos entre los activos tangibles y los intangibles, siendo “activos tangibles” los que enmarcarían, por ejemplo, dinero, propiedades, equipos o vehículos; y “activos intangibles”, los datos propiedad de la entidad, los derechos contractuales o incluso los derechos de autor, marca, etc.
Estos últimos, junto con el resto de figuras que conforman la propiedad industrial e intelectual, han cobrado un importante lugar dentro de los activos de las empresas en las últimas décadas. El motivo radica en que cada vez es mayor la conciencia que existe en los socios de proteger sus patentes, diseños industriales, marcas… por constituir estos activos una de sus mayores ventajas competitivas, así como conferir valor a los bienes y servicios que se ofrecen al consumidor.
De esta manera, el derecho de propiedad industrial e intelectual se concibe como la parte del Derecho dedicada a salvaguardar los signos distintivos e invenciones (obras artísticas, literarias, científicas…) creados y registrados legítimamente. Esto es, que llevando a cabo el proceso necesario para regularizar la situación de cada uno de los elementos que conforman la totalidad de la propiedad industrial e intelectual, se pretende por su solicitante o interesado obtener el derecho exclusivo no sólo de explotar económicamente su producto, sino impedir a terceros que no cuenten con contratos como el de licencia, venta o cesión de uso; la comercialización y uso de productos idénticos o similares al registrado.
Sin embargo, en caso de que esta situación se materializara, y por tanto se cometiera una violación de esos derechos, el titular ostentará la capacidad de ir contra el sujeto que cometiese la infracción mediante la vía administrativa (en casos de nulidad o caducidad de los artículos 51 a 57 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por ejemplo), penal (en base a los delitos contemplados en el artículo 270 y siguientes del Código Penal), civil (con la interposición de la acción reivindicatoria, acción resarcitoria, acción de cese de actividad ilícita…), o incluso apostar por varias de estas vías en caso de que la estrategia a seguir aconsejase esta acción simultánea con el objetivo último de poner fin a la actividad ilegítima.
Por otra parte, debe hacerse alusión a la responsabilidad que supondría dicho atropello, teniendo en cuenta que del concepto de responsabilidad, en Derecho positivo pueden detectarse tres grandes sistemas. Éstos serían el que comprende la responsabilidad sancionadora o penal –que incluye a la responsabilidad administrativa sancionadora y la prevista en el art. 262.5 de la Ley de Sociedades Anónimas (LSA)–; la responsabilidad civil subjetiva, que parte de la culpabilidad del autor de la infracción; y la responsabilidad civil objetiva, que no se basa en la culpabilidad del infractor como criterio de imputación subjetiva.
Existe responsabilidad penal, y por tanto civil, consecuencia del incumplimiento del derecho exclusivo objeto de esta materia, de manera que las personas físicas o jurídicas (estas últimas responsables a raíz de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) responderán de acuerdo a lo establecido en la normativa general, es decir, el Código Civil (en lo siguiente, CC) y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, CP).
De igual manera, se deberá de estar a lo estipulado en la normativa específica de cada uno de los instrumentos que conforman la propiedad industrial e intelectual. Más concretamente, y en lo que se refiere a propiedad industrial, atenderíamos a lo dispuesto en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial; la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores.
En cuanto a la responsabilidad penal, es esencial estar al tipo de cada uno de los bienes jurídicos protegidos en el ámbito de la propiedad industrial (artículos 273 a 277 del CP), y es que la responsabilidad penal de los sujetos activos variará de un supuesto en que se ofrezca, distribuya o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con otro que se encuentre debidamente registrado (y donde el infractor conozca de ese registro por tratarse de una marca renombrada, por ejemplo), donde el tipo básico abarcaría una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses; a otro tipo atenuado en el supuesto en que la actividad se realizara al por menor, acarreando una pena de seis meses a tres años de prisión.
Por su parte, y en cuanto a lo que supone la responsabilidad civil de las personas físicas y jurídicas, debemos remarcar la estrecha relación que tiene con la acción derivada del delito penal.
Tal y como establece el artículo 1089 del vigente CC, las obligaciones, nacen de la ley, los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Precisamente por ello, las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se van a regir por las disposiciones del CP (artículo 1092 del CC). En relación con lo anterior, el artículo 116.1 del CP establece que «Toda persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios», precepto que hay que poner en concomitancia con el artículo 109.1 que dispone: «La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados». El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción civil (art. 109.2 CP). La responsabilidad que pueda solicitarse, con carácter general, comprenderá: 1° La restitución. 2° La reparación del daño. 3º La indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP).
Esto último es fácilmente visible en el supuesto que se enmarca en la sentencia del Tribunal Supremo nº 611/2023, de 13 de julio de 2023, donde se cuestiona la necesidad de indemnizar a los titulares de las marcas por daños morales derivados de una potencial confusión de los consumidores acerca del origen de los productos que estaban adquiriendo, lesionando así los derechos de marca de los que eran titulares las mercantiles afectadas.
Afirma la sentencia referida que la lesión de los derechos marcarios, además de buscar una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca con valor patrimonial, compromete, también, los elementos de confianza que con la misma se pretenden transmitir a los consumidores, tales como la promesa o la garantía de una determinada calidad, una imagen concreta relacionada con un determinado estilo de vida, la exclusividad en su uso, etc. -vid. SSTJUE, C-487/07, de 18 de junio de 2009, caso L’Oreal; C-236-08, C-238/08, Casos Google-Louis Vuitton, de 23 de marzo de 2010-.
De acuerdo con lo estipulado por jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protección que ese signo merece obtener de los tribunales, por lo que debe disociarse el riesgo de confusión del concreto producto sobre el que se hace uso ilícito del signo idéntico o confundible protegido.
Nivel de protección que, de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual -si bien, como se precisa en su artículo 1.º, se extiende, también, a la propiedad industrial-, impone a los Estados garantizar «que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho».
En base a todo esto, y teniendo en cuenta el significativo valor de los activos propiedad de las personas jurídicas, es esencial realizar un adecuado e intenso asesoramiento con respecto al procedimiento de registro de sus invenciones y signos distintivos, pero también en relación con la protección de estos y en particular respecto de aquellos posibles delitos de los que podrían ser sujetos pasivos, y que pueden cometer sociedades consideradas competencia para hacerse con sus consumidores, y por tanto, sus ingresos.
Llevando a cabo una adecuada estrategia jurídica que englobe las necesarias acciones administrativas, penales y civiles, conseguiremos la responsabilidad de los infractores y la recuperación de la situación que nuestros clientes ostentaban antes de que tuviera lugar la infracción a sus derechos de propiedad industrial, protegiendo así un activo esencial, aunque intangible, de su patrimonio.
Esther Pastor Hazañas
De la Riva y Pastor Abogados